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商标转让是否要备案(Recording)?

       是否必须备案:首先,USPTO未强制要求对商标转让事项进行备案,备案与否不影响商标转让的有效性。但是如果商标受让方想要作为商标权利人取得商标注册证书,或是采取商标注册或申请相关的行为,受让方必须先将商标转让事宜向USPTO备案。此外,商标转让备案还有其他好处,包括:1)作为双方执行商标转让的初步证据;2)推定第三方知悉受让方成为该商标的所有权人;3)受让方可以避免转让方“一物二卖”而遭受损失,即在先的商标受让方可以对抗在后的受让方,只要在先受让方在商标转让后三个月内,或在转让方将商标转让给在后受让方之前,对商标转让事宜进行了备案。

商标转让是否要备案(Recording)?

       例如,本案中A公司先和B公司签了商标转让合同,4个月后A公司又将相同商标有偿转让给了Y公司。假如在AB签署合同后的第2个月,B完成了商标转让备案,那么A和Y之间的合同对B没有影响,B取得商标权利。但假如B一直没有进行商标转让备案,相反Y公司签署合同后马上进行了备案,则AB之间的转让对Y无效,Y取得商标权利。此时B 公司既失去了商标权利,又可能面临经营计划被打乱与被起诉商标侵权的风险。

       如何进行备案:通常备案申请由受让方通过USPTO的“电子商标转让系统”(Electronic Trademark Assignment System, ETAS)提交。正常情况下,USPTO会在审核申请后自动更新商标所有权人的信息。但如果信息没有自动更新,受让人需要另行书面通知Trademark Operation完成备案和信息更新。为完成备案,受让人必须按要求填写并提交Recordation Form Cover Sheet,同时附上以下任一支持文件:1) 商标转让文件的复印件; 2) 商标转让文件摘录的复印件,需能证明商标权利发生转让;3) 经双方签署的关于利益转让的书面声明,并由受让方解释该等利益转让如何影响商标权属。备案完成后受让方将会收到备案通知书(Notice of Recordation)。收到通知一周后,请记得前往USPTD的“商标状态及文件检索系统”(Trademark Status and Document Retrieval, TSDR)确认商标权利人信息及通信信息均已更新。

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